专利侵权中功能性特征要认清-有时会决定案件的不同结果

——（2019）最高法知民终194号

  由本站专利律师代理的一起专利侵权中，一审判决认定侵权并承担巨额赔偿责任，律师代理提出上述后，提出专利权利要求中功能性特征应当说明书实施例及附图进行限缩性解释，二审最高人民法院支持了律师的观点，认定对于权利要求中并非通用词语的限定词语，本领域技术人员仅通过阅读权利要求书不能直接、明确地确定其具体实施方式的应为功能性特征。而对于功能性特征，其等同是依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第二款的规定，将被诉侵权产品与涉案专利说明书及附图记载的实现所述功能或效果不可缺少的技术特征相比，如被诉侵权产品相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，则应认定该相应技术特征与涉案专利功能性特征相同或者等同。而非《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

  可以看出，针对功能性特征，在相同认定上是以专利说明书及附图记载的实现功能或效果不可缺少的技术特征，这个特征肯定不超过权利要求技术特征保护范围的，同时在等同认定上也是要求“一个基本，两相同”，而非“三个基本”，可知一旦认定权利要求中的特征为功能性特征，则不侵权抗辩又会多了一分胜算。

 最高院对类似案件作出明确的认定，具有参考意义。

 甘肃洮河拖拉机制造有限公司诉河南省禹州市宇胜机械制造有限公司侵害发明权纠纷一案中，一审中院判决：一、平凉公司、禹州公司立即停止侵害洮河公司所有的专利号为ＺＬ20131024××××.5的“免耕式双垄沟全铺膜覆土联合作业机”发明专利，立即停止制造、销售（许诺销售）侵害洮河公司发明专利权行为，并销毁所有库存侵权产品以及专用模具。二、平凉公司、禹州公司赔偿洮河公司经济损失人民币100万元（含维权合理支出）。

原审法院认定事实：“免耕式双垄沟全铺膜覆土联合作业机”发明专利（以下简称涉案专利，专利号ＺＬ20131024××××.5），发明人马明义、赵新平、王钧、田琳、马蛟，于2013年6月20日提出专利申请，于2017年2月8日获国家知识产权局授权公告并颁发专利权证书。根据发明专利证书记载，涉案专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，即保护期自2013年6月20日起至2033年6月19日止，发明专利权人洮河公司。该发明专利权人未发生变动。2018年6月6日，国家知识产权局收到洮河公司缴纳的ＺＬ20131024××××.5发明专利年费360元。