未對合法來源充分舉證的被告在營銷宣傳中的
自認可以作為認定製造行為的依據
——(2021)最高法知民終1452號
近日,最高人民法院知識產權法庭對上訴人江蘇剪式錨固技術有限公司(以下簡稱剪式錨固公司)與被上訴人邯鄲市特盾緊固件製造有限公司(以下簡稱特盾公司)侵害發明專利權糾紛一案作出終審判決,認定在營銷宣傳中自認為製造者且未對合法來源抗辯充分舉證的被訴侵權人實施了製造被訴侵權產品的行為。
剪式錨固公司系“剪式膨脹螺栓”發明專利的獨占實施被許可人,其主張特盾公司製造、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為侵害其專利權,對在特盾公司網站購買被訴侵權產品的過程進行公證,並依據該公證書及公證購買的被訴侵權產品實物提起訴訟,請求判令特盾公司停止侵權並賠償經濟損失。
一審法院經審理認為,被訴侵權產品落入涉案專利權的保護範圍,特盾公司作為銷售被訴侵權產品企業,未盡到合理註意義務,其合法來源抗辯不予支持,遂判令其停止銷售被訴侵權產品並賠償剪式錨固公司經濟損失。
剪式錨固公司不服原審判決,提起上訴,認為被訴侵權人特盾公司對外宣傳經營模式為生產廠家,對被訴侵權產品構造、零部件及應用環境進行詳細介紹,且在網上銷售被訴侵權產品時明確標註“特盾”商標,可以證實特盾公司實施了製造被訴侵權產品的行為。特盾公司則辯稱被訴侵權產品系從案外人處購買。
最高人民法院經審理認為,通常情況下,如果被訴侵權產品已經明確標註了諸如生產企業名稱、商標等能夠據以確定製造者身份的信息,則在無充分相反證據的情形下,可以認定該對外標註信息的企業即為專利法所界定的被訴侵權產品的製造者。但如果該標註信息與在案其他證據相矛盾,並不足以認定製造者身份,且被訴侵權人提供了比較充分的反駁證據的,則應當依個案查明的事實進行認定。
本案中,首先,被訴侵權人特盾公司的經營範圍包括緊固件製造,具備製造被訴侵權產品的資質和能力。其次,特盾公司在其網店的銷售頁面中明確標註“特盾緊固件”“廠家直銷”“縮短工廠到買家的距離”等信息,公司介紹為“一家專業從事建築錨固件科研、開發、生產、銷售、配送、服務於一體的高新技術企業”,被訴侵權產品圖片上標有特盾公司商標。因此,在案證據可以初步證明特盾公司製造了被訴侵權產品。雖然特盾公司辯稱被訴侵權產品並非由其製造,具有合法來源,並提供了微信聊天記錄以及案外人出具的書面證明等證據,但微信聊天記錄內容並不能反映被訴侵權產品的交易詳情,亦無其他交易憑證相印證,故特盾公司提交的證據不足以推翻被訴侵權產品由其製造的認定。綜上,最高人民法院認定特盾公司實施了製造被訴侵權產品等行為,相應改判其停止製造、銷售、許諾銷售侵權行為並提高損害賠償額。
本案針對網絡售賣侵權中製造行為舉證難的現實,合理分配舉證責任,在被訴侵權人具備製造侵權產品的資質和能力、對外宣傳自己為製造者的情況下,將舉證責任轉移,由被訴侵權人對合法來源進行充分舉證,有利於專利權人依法維護其權益。